Corte Suprema se pone del lado de Jack Daniel's en demanda de marca registrada

La Corte Suprema emitió su opinión en una demanda de marca registrada que enfrentó a Jack Daniel's contra el fabricante de juguetes para perros chirriantes que imitan el diseño de su famosa botella de whisky. Escribiendo por la mayoría unánime, el juez Kagan sostuvo que "cuando un presunto infractor usa una marca registrada como designación de origen para los propios bienes del infractor, la prueba de Rogers no se aplica". El tribunal no fue tan lejos como para eliminar la prueba de Rogers, que fue creada por el Segundo Circuito "para títulos de 'obras artísticas' basándose en su opinión de que tales títulos tienen un 'elemento expresivo' que implica 'valores de la Primera Enmienda' y conllevan solo un 'ligero riesgo' de confundir a los consumidores sobre la 'fuente o el contenido' del trabajo subyacente".

Si bien el tribunal "no tomó posición" sobre el "mérito" de Rogers, Kagan afirmó que la prueba "siempre ha sido una doctrina encerrada: no ha aislado del escrutinio ordinario de marcas registradas el uso de marcas registradas como marcas registradas". Esa conclusión "se ajusta a la ley de marcas registradas y refleja su misión principal", según Kagan. "La confusión del consumidor acerca de la fuente, el pecado capital de la ley de marcas registradas, es más probable que surja cuando alguien usa la marca registrada de otra persona como marca registrada. En tales casos, Rogers no tiene una aplicación adecuada. Tampoco cambia ese resultado porque el uso de una marca tiene otro contenido expresivo. ." Según el enfoque del Noveno Circuito, el juguete de Bad Spaniels "tenía automáticamente derecho a la protección de Rogers porque 'comunica[ba] un mensaje humorístico'", continuó el juez, señalando que "desde ese punto de vista, pocos casos de marcas llegarían alguna vez a la justicia". análisis de probabilidad de confusión, [y] el Noveno Circuito se equivocó al creer que la Primera Enmienda exigía tal resultado. Cuando una marca se usa como identificador de fuente, la Primera Enmienda no exige una investigación de umbral".

En este caso, VIP "admitió que usó la marca comercial y la imagen comercial de Bad Spaniels como identificadores de origen" y, por lo tanto, "la única pregunta que queda", según el tribunal, es "si es probable que las marcas comerciales de Bad Spaniels causen confusión". El tribunal afirma además que "aunque el esfuerzo de VIP por parodiar a Jack Daniel's no justifica el uso de la prueba de Rogers, puede marcar una diferencia en el análisis estándar de marcas registradas", y devolvió ese asunto a los tribunales inferiores.

El fondo : El caso comenzó cuando Jack Daniel's acusó a VIP Products de infracción de marca registrada en relación con el diseño de un juguete para perros que se asemeja a una botella de su whisky Old No. 7 Black Label Tennessee. Inmediatamente después de que el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Arizona encontrara a Jack Daniel's en sus reclamos de dilución y infracción de marca registrada y emitiera una orden judicial permanente a su favor, VIP Products apeló. En su decisión, el Noveno Circuito se puso del lado de VIP Product en marzo de 2020, sosteniendo que el juguete para perros Bad Spaniels era una "obra expresiva" que transmite un "mensaje humorístico" y, por lo tanto, tiene derecho a protección bajo la Primera Enmienda. Al ponerse del lado de VIP Products, el tribunal levantó una orden judicial que le prohibía fabricar y vender los juguetes.

En su oferta por la revisión de la Corte Suprema, el abogado de Jack Daniel's argumentó que si bien "a todos les gustan las buenas bromas", el juguete Bad Spaniels de VIP Products equivale a una "'broma' motivada por las ganancias [que] confunde a los consumidores al aprovecharse de las bromas de Jack Daniel's". buena voluntad ganada con tanto esfuerzo". Lejos de ser solo una broma, el fabricante de whisky ha afirmado que la decisión del Noveno Circuito brinda "protección casi total" a los infractores. Duplicó este argumento en un escrito de respuesta reciente, afirmando que la decisión de la corte "invita a los humoristas a infringir las marcas de bebidas alcohólicas y otras marcas famosas bajo el paraguas de la Primera Enmienda".

En su defensa, VIP Products afirmó que "la libertad de expresión comienza con la libertad de burlarse", argumentando que se ha involucrado en el uso paródico (y no comercial) de las marcas registradas de Jack Daniel's a través de los juguetes para perros. VIP sostuvo que "simplemente imitó lo suficiente de la botella icónica para que la gente entendiera la broma" y se confundiera en cuanto a la naturaleza / fuente de su juguete. Como tal, afirmó que la prueba de Rogers debería triunfar sobre un análisis tradicional de probabilidad de confusión.

El caso es Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC, No. 22-148 (EE. UU.)